Bernabé Zea
- 1. Propiedad industrial: El activo más importante de las empresas biotecnológicas Barcelona, 22 de octubre de 2010 Bernabé Zea
- 3. 3 El valor de lo intangible Fuente: Stig Jorgensen (Medicon Valley)
- 4. 4 ¿Dónde está el negocio? La INVENCIÓN es un requisito indispensable, pero no el único para llegar a buen puerto una iniciativa empresarial La ESENCIA del negocio es la protección frente a la imitación de la “información” asociada a una inversión económica (patentes y know-how)
- 5. 5 ¿Qué proteger? Una empresa quiere vender este bolígrafo y quiere proteger lo máximo posible El estado de la técnica más próximo es la pluma y el lapicero
- 6. 6 Definición de la invención • Estado técnica • A (10%) • B (30%) • C (5%) • D (5%) • E (10%) • F (25%) • G (14%) • H (1%) • Invención • A (15%) • B’ (25%) • C (5%) • D (5%) • E (10%) • F (25%) • G’ (14%) • Z (3%) Soluciones preservadoras de órganos ¿Qué proteger?
- 7. 7 Sector Biotecnología • Las patentes son cruciales para este sector • El sector farmacéutico clásico sería el modelo más cercano • La falta de recursos (comparado con farmacia) sería la principal limitación • Y el modelo de negocio puede ser muy diferente (subvenciones, transferencia…) • Se debe patentar y extender la protección a bastantes países (generalmente menos que en farmacia por la falta de recursos)
- 8. 8 ¿Cómo patentar? Una estrategia habitual Después de una solicitud inicial, presentar una PCT (Patent Cooperation Treatry) para "ganar tiempo“ y más información Loop PCT = “Para Comprar Tiempo”
- 9. 9 Cuánto cuesta patentar (EP prioritaria + PCT) Primera solicitud EP Fecha prioridad 0 Argentina… Solicitud PCT (o EP, US…) 12 Solicitudes p. ej. EP, US, JP 30/31 Informe patentabilidad, redacción patente, etc. : 3000-6000 Tasas PCT aprox.: 2750 Opc. otros países aprox 3000/país Trámite PCT: 1080 Publicación 18 Trámite EP: 1080 Tasas aprox.: 1150 Opc. US prov. Aprox. 1500 Opc. FOO a partir de 2000 si simultáneo inf. patentabilidad EESR 6 Gastos dependiendo de los países. Son los más importantes. Posteriormente tasas de mantenimiento Precios aproximados de acuerdo con las tarifas de ZBM Patents
- 10. 10 Elección de los países • Tamaño e importancia de sus mercados – Naturaleza de la invención patentada ¿Quema el sol de Noruega? • Países de implementación de los competidores (o compradores) • Nivel de protección y posibilidad de hacer valer los derechos de la patente – En latinoamérica no se permiten las patente de uso y algunos países tampoco las patentes de microorganismos per se • Precio de la solicitud – Tasas / Gastos de traducción / Vía de solicitud de la patente • Modelo de negocio • Presupuesto disponible (valorar SIEMPRE los gastos en los años próximos)
- 11. 11 Mapamundi en función del PIB
- 12. 12 Patente europea (40 pág. + 5 pág. dibujos) 105029980522GB United Kingdom 100479347700FR France 16813114655348FI Finland 77616818943ES Spain 1108181752906EE Estonia 1137699881388DK Denmark 18925179051020DE Germany 13120102292891CZ Czech Republic 1176688842882CY Cyprus 78106936874CH Switzerland 15339118223517BG Bulgaria 1081072853525BE Belgium 965767072950BA Bosnia / Herzegovina 19690150254665AT Austria 107719930841AL Albania TotalMaintenance (5-20 years)ValidationCountry EP VALIDATIONS
- 13. 13 Patente europea (40 pág. + 5 pág. dibujos) 1239311560833NL Netherlands 78186972846MT Malta 57275118609MK Macedonia 758344143169ME Montenegro 68966280616MC Monaco 93288729599LV Latvia 58395405434LU Luxembourg 88908191699LT Lithuania 15667119853682IT Italy 824671091137IS Iceland 97158805910IE Ireland 17532127444788HU Hungary 1132710381946HR Croatia 15109117553354GR Greece TotalMaintenance (5-20 years)ValidationCountry EP VALIDATIONS
- 14. 14 Patente europea (40 pág. + 5 pág. dibujos) 45473336476989964Total 15228115493679TR Turkey 1273086704060SM San Marino 1180685893217SK Slovakia 1224111324917SI Slovenia 1019490211173SE Sweden 1230595382767RS Serbia 1244695602886RO Romania 14502106953807PT Portugal 873456293105PL Poland 17009102506759NO Norway TotalMaintenance** (5-20 years)Validation*Country EP VALIDATIONS Se trata de una estimación, es imposible dar un presupuesto exacto para la consecución y mantenimiento de una patente Con estos costes ¿tiene sentido ahorrar en los gastos iniciales?
- 15. 15 A quién encargar la protección y los análisis de libertad de operación (infracción) • Formación en el campo de la técnica • Formación en patentes (Agente de Patentes Europeas, US Patent Attorneys…) – Conocimiento del sistema español, europeo, y también US, CN… • Inteligencia e imaginación • Capacidad de búsqueda del estado de la técnica • Posibilidad de trabajar en inglés y castellano • Trato diferenciado de cada caso • Precios adecuados
- 16. 16 Valoración de un presupuesto • Las facturas relacionadas con la tramitación de patentes suelen tener varios conceptos: – Trabajo técnico (el más importante) – Tasas (inevitables) – Honorarios (deberían ser lo más claros posibles) – Traducciones (deben ser buenas) • Entrada en fase nacional o regional • Validaciones de patente europea En www.zbm-patents.eu se pueden bajar un listado de costes de honorarios y tasas oficiales
- 17. 17 Qué debe evitarse • Ahorrar en el trabajo técnico que determina la protección posterior que se obtendrá en los diferentes países • Comparar únicamente los honorarios correspondientes a la presentación de la solicitud • Recibir por sorpresa facturas por muchos conceptos no contemplados en la solicitud de patente u otros gastos • Entrar en países porque los gastos iniciales son asumibles para abandonar las solicitudes, o patentes concedidas, al poco tiempo
- 18. 18 Due Diligence • Estudio pormenorizado que permite valorar, entre otras cosas, las carteras de patentes de una empresa • Se realiza de forma habitual antes de la compra o licencia de patentes, o la adquisición o entrada en el capital de una empresa • Durante su desarrollo se localizan las debilidades de las patentes y de la empresa en su gestión ¡Desde el momento de su creación una empresa biotecnológica debe pensar en “aprobar” este examen
- 19. 19 Due Diligence Check list - I • Determine the appropriate scope of the intellectual property (IP) due diligence. • Identify the company’s IP assets that are most significant from a valuation perspective. – Patents – Trade secrets – Know-how – Trademarks – Copyrights
- 20. 20 Due Diligence Check list - II • Verify ownership of IP assets – Review assignments and other agreements affecting ownership. Determine if there are liens, security interests or other encumbrances on the IP assets. – Ensure annuity, maintenance and licensing fees have been paid. • Review file histories and other relevant documentation to determine the scope, territoriality, validity and enforceability of the company’s IP assets. – To what extent can the IP assets be leveraged to create business opportunities for the company?
- 21. 21 Due Diligence Check list - III • Determine if any of the company’s IP assets are involved in an opposition, reexamination, interference, litigation or like proceeding and review accordingly. • Review ALL agreements dealing with the company’s IP assets, such as: – License agreements – Research agreements – Employment agreements – Consultant agreements – Technology transfer agreements – Joint venture/joint development agreements – Confidentiality agreements – Material transfer agreements
- 22. 22 Due Diligence Check list - IV • Review record keeping practices • Identify 3rd party patents/patent applications that could threaten the company’s ability to commercialize its products and/or services. – Review opinion letters and other documents in the company’s possession that identify such patents/patent applications. – Identify pending or threatened infringement litigation. – Conduct patent searches. – Assess the risk
- 23. 23 Política de patentes en la empresa • Ha de basarse en: – una buena información (interna y externa) como base para todo – una razonada toma de decisiones sobre qué, cómo, cuándo, dónde y para qué... patentar, y sobre qué guardar como know how – una prudente actitud de prevención y defensa frente a las patentes de los demás – una buena estrategia de licencias y acuerdos – si hay capacidad, una actitud activa contra la infracción de la propia cartera de patentes
- 24. 24 ¡Muchas instituciones, empresas e inventores no rentabilizan sus inversiones en patentes! ¡Muchas instituciones, empresas e inventores no rentabilizan sus invenciones por una mala o ausente política de patentes! Las patentes sirven para ganar dinero pero… no sólo se tienen que tener patentes sino buenas patentes
- 25. 25 Muchas gracias por la atención Bernabé Zea ZBM Patents Tel. 93 403 4526 bzea@zbm-patents.eu