[WeFocus] 표준특허 교육자료_김성현_20180620_v1
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- 김성현 변리사 - www.WeFocus.kr - 위포커스 특허법률사무소 대표 변리사(2022.10~) - 변리사(2010~), 기술가치평가서(2015~), 기술거래사(2019~) - 인공지능, 빅데이터, 클라우드, 블록체인, VR/AR, 보안, Web/App/SW/플랫폼 등 기술분야 전문 - 2021 고려대학교 기술경영전문대학원 기술경영학과 석사 - 2015 한국방송통신대학교 법학과 - 2011 한양대학교(서울) 정보통신학부 - 대한변리사회 제7대 대의원 - 법원행정처 전문심리위원 후보자 - 조달청 우수제품/혁신제품 지정 심사위원 - 정보통신산업진흥원, 정보통신기획평가원, 한국인터넷진흥원, 한국방송통신전파진흥원, 한국콘텐츠진흥원 등 평가위원 - 성남산업진흥원 창업보육센터 운영위원 - 중소벤처기업부 성능인증(EPC) 평가위원, 비즈니스지원단 - 국가기술표준원 신기술(NET), 신제품(NEP) 인증 심사위원 - 한국산업기술평가관리원 기술사업화 코디네이터, IP 전문가, 표준인증 전문가 - 대한변리사회 지식재산 소송실무 연수 수료 - 한국특허정보원 표준특허 전문변리사 양성교육 수료 - 한국지식재산전략원 IP-R&D전략수립 방법론 교육 수료 - 한국발명진흥회 IP금융전문가 양성교육 수료 - 한국산업기술진흥협회 TRIZ활용교육 수료 - 한국벤처캐피탈협회 벤처캐피탈리스트 전문가과정 수료 - COLUMBIA UNIV., School of International and Public Affairs(SIPA), Fostering Innovation: An Integrated Approach 과정 수료 - GEORGE WASHINGTON UNIV., Office of Innovation & Entrepreneurship, LEAN INNOVATION 과정 수료 - HARVARD BUSINESS SCHOOL ONLINE, Entrepreneurship Essentials 과정 수료
[WeFocus] 표준특허 교육자료_김성현_20180620_v1
- 1. 표준 특허 교육 2018. 6. 20. BLT특허법률사무소 파트너변리사 김성현 국제표준안 개발 특허전략 지원사업
- 2. Korean Patent Attorney 김성현 변리사 2 - BLT특허법률사무소 파트너변리사/IP본부장 - IoT, 인공지능, 핀테크, 빅데이터, Games, 모바일 App/SW, 플랫폼 서비스, 스마트미디어 등 기술분야 담당 - 변리사(2010~), 표준특허 전문 변리사(2014~) - 대한변리사회 연수원 운영위원(2017) - 조달청 우수제품/우수조달 공동상표 지정 심사위원 - 정보통신산업진흥원 정보통신/방송연구개발 평가위원 - 한국인터넷진흥원 심사/평가위원 - 한국콘텐츠진흥원 법률분야 평가위원
- 3. CONTENTS Ⅰ. 표준과 표준 특허 Ⅱ. 표준 특허 확보를 위한 3대 전략 Ⅲ. R&D 및 표준화 상황별 12대 전략 Ⅳ. 표준 특허 사례
- 4. I. 표준과 표준 특허
- 5. 1. 표준의 정의 ‘표준’은 물건이나 제품의 규격 등에 대한 통일된 기준으로 일종의 ‘약속’ 지역 관점에서는, 1) 국제적으로 툥용되는 국제 표준 (예: ISO, IEC, ITU 등), 2) 특정 대륙에서 통용되는 지역 표준 (ETSI, IEEE 등), 3) 해당 국가에서만 활용되는 국가 표준 (예: KS, DIN 등) 으로 구분됨 시장 관점에서는, 1) 표준화 기구를 통해 정해진 표준을 의미하는 ‘공식 표준’과 2) 시장 지배 력을 바탕으로 표준과 같은 영향력을 행사하는 ‘사실 표준’으로 구분됨(예: MS社의 Windows) 5
- 6. 1. 표준의 정의 정보통신 분야의 사실 표준화 기구 현황 6
- 7. 1. 표준의 정의 표준의 필요성과 이익 7
- 8. 2. 특허의 정의 ‘특허’는 특허법에 의해 인정되고 보호받는 특정 기술에 대한 ‘권리’ 특허를 받기 위해서는 일정한 요건이 필요함 특허 명세서에서 가장 중요한 부분은 특허의 권리범위를 결정하는 ‘특허 청구범위’ 여러가지 기술적 특징과 한정 사항을 제시하고 있는 청구항일수록 권리범위가 좁고, 기재된 내용이 많지 않고 간결한 청구항일수록 권리범위가 넓음 특허 청구범위는 적절한 권리범위를 갖도록 작성되어야 함. 너무 넓게 작성된 경우, 종래 기 술과 동일하거나 유사한 부분이 있을 가능성이 높아 거절결정될 가능성이 높고, 너무 좁게 작 성된 경우, 특허 가능성은 높으나 회피 설계가 용이하여 기술을 지키기 어려워짐 8
- 9. 3. 표준 특허의 개념과 중요성 표준 특허는 표준에 기재된 내용을 실행하기 위해서 특허 기술을 침해하지 않고는 해당 표준 을 실행할 수 없도록 설계된 특허, 즉 ‘표준 기술을 구현하기 위해 반드시 실시되어야 하는 특 허’를 의미 특허 침해 발생시에 주장 및 입증이 매우 용이하고, 침해의 범위가 상당히 넓음 특허 침해를 회피할 가능성이 낮으며, 안정적인 로열티 수입을 기대할 수 있음 표준 특허 확보를 위해서는 표준화 기구에 기고 및 발표 전에 특허 출원해야 함 청구항에 기재된 분량의 많고 적음보다는 특허 청구항과 표준 문서와의 정합성(matching) 여 부가 중요함 9
- 10. 3. 표준 특허의 개념과 중요성 일반 특허와 표준 특허의 차이점 10
- 11. 3. 표준 특허의 개념과 중요성 표준 특허는 표준으로 정해진 기술을 후발주자로부터 보호하고, 표준을 따르는 기업 등으로 부터 표준 특허에 따른 로열티를 받게 해줌으로써 표준 특허 보유권자가 시장지배력을 강화 하고 지속적인 수익을 창출할 수 있도록 함 표준 특허는 국제 표준의 확보와 함께 반드시 획득해야 하는 지식재산권이며, 실제 국제 표준 을 획득해도 표준 특허가 없으면 기술 개발에 따른 수익을 확보하기 어려움 <표준 특허로 인한 수익 창출 사례> <유료 특허정책(RAND)의 도입배경> 11
- 12. 4. 표준 제정 절차 일반적인 표준화 절차 12
- 13. 4. 표준 제정 절차 ISO/IEC의 표준화 절차(통상 3-4년 소요) 13
- 14. 4. 표준 제정 절차 ITU-T의 표준화 절차 14
- 15. 4. 표준 제정 절차 ISO/IEC는 1국가 1대표기관(National Body)을 원칙으로 하고 있어, 국가기술표준원이 우리나 라 대표기관으로 참여하고 있음 ITU는 정부회원(Member State)과 부문회원(Sector Member)으로 구분되며, 미래부가 우리나 라 정부회원이며, 부문회원은 산/학/연 누구나 회비를 내고 신청하여 승인을 받으면 참여 가 능함. 정부회원에게는 투표권도 주어지지만, 부문회원은 기고 및 열람만 가능함 15
- 16. II. 표준 특허 확보를 위한 3대 전략
- 17. 1. 라이센스 정책에 따른 기술분야 차별화 전략 표준화 기구가 회원사에 로열티 프리(무료 실시) 정책을 요구하는 경우, 표준특허에 대한 실 시료를 받을 수 없기 때문에 표준문서의 내용과 동일하지 않지만, 표준기술을 실제 제품에 적 용하기 위해서 필요한 기술을 특허권(표준구현특허)으로 확보하는 전략 표준화 기구가 회원사에 (F)RAND 정책을 요구하는 경우, 표준특허에 대한 권리를 보장 받을 수 있기 때문에 표준문서의 내용과 동일하여 표준기술 실시에 필수적인 특허권(표준필수특허 )을 확보하는 전략 17<표준특허의 유형과 전략적인 특허 확보 대상>
- 18. 2. 기고문 분석 등을 통한 공백기술 발굴 표준화 기구의 회원사, 소속기관 및 기고문에 대한 기술과 특허분석을 통해 권리화가 누락된 기술에 대해 특허를 확보하는 전략 상대 기고문의 문제점을 발굴하여 보다 효과적인 개량기술을 제안하고 이에 대해 특허권을 확보하는 전략 기고문에 제안된 기술과 기출원된 자사 특허를 비교분석하여 기고문의 내용에 부합되도록 청 구항을 보정하여 표준특허를 확보하는 전략 표준화 기구에 제안하려는 기고문과 관련한 특허를 분석하여 외국인의 특허권을 기고문에서 배제하거나, 배제가 힘들다고 판단될 경우에 협력할 대상으로 구분하는 전략 18
- 19. 3. 특허청구범위 수정 시간 최대 확보 전략 표준화가 완료되기까지 2~4년의 시간이 소요됨을 고려하여 출원된 특허의 청구항을 수정할 수 있는 시간을 충분히 확보하는 전략 표준화에 진행상황에 따라 특허청구범위의 완성도를 높일 수 있도록 시간을 최대한 확보하기 위해 심사청구를 가능한 늦게 하는 것(특허청구범위 유예제도, 심사 미청구, 가출원, PCT 출원 활용) 19 <표준화 프로세스에 기초한 표준 특허 확보 전략>
- 20. III. R&D 및 표준화 상황별 12대 전략
- 21. 1. 특허를 통합 표준 아이템 도출 전략 정의: 표준에서 논의하고 있는 기술 항목에 있어서, 기존 표준과의 상호 호환성을 확보하면서 R&D 기술 접근이 용이한 기고/출원 아이디어를 선행문헌으로부터 도출하여 출원하는 전략 적용시점: 표준 및 R&D 초중기에 주로 적용, 표준화 기술항목 중 R&D 기술 접근이 용이한 기고/출원 아이디어 도출이 필요할 때 전략 적용 예시 21
- 22. 2. 표준화 방향에 따른 출원 및 기고 전략 정의: 목표 표준에서 진행되고 있는 표준화의 방향(흐름)을 분석하고, 기존 기술 중 표준화 방 향에 관련되는 것을 추출하여 특허 설계하고 표준안으로 기고하는 전략 적용 시점: 표준 및 R&D 초중기에 주로 적용(R&D 중후기에도 적용 가능), 표준화 방향이 예 측 가능하고 표준화에 관련된 R&D 아이템이 존재할 때 전략 적용 예시 22
- 23. 3. 선출원 지위 확보를 위한 긴급 출원 전략 정의: 기술∙시장 선점을 위한 경쟁이 심화되는 표준 개발에 있어서, 기술 경합에 따른 빠른 표준 기술 진화 속도와 예측 불능의 표준화 흐름에 대응하여 선출원 지위 확보를 위해 표준화 일정에 맞춰 긴급 출원하는 전략 적용 시점: 표준 및 R&D 초중기에 주로 적용, R&D 진행 속도보다 표준 개발이 빠른 상황에서 표 준 기술 선점을 위해 신속한 출원이 필요한 경우, 또는 잦은 표준회의 일정에 대응하여 다양한 권 리 확보가 필요한 경우 전략 적용 예시 23
- 24. 4. 권리범위 확대 전략 정의: 표준에서 정의하고자 하는 항목을 특허 권리화시, 표준 사양에 한정하지 않고 표준 사 양을 포함하면서 적용 가능한 기술 분야로 확대하고, 용어의 사용도 광의의 용어를 사용하는 권리범위 설계 전략 적용 시점: 표준 및 R&D 초중기에 주로 적용(표준화 중후기나 R&D 중후기에도 적용 가능) 전략 적용 예시 24
- 25. 5. 다양한 실시예를 반영한 특허 확보 전략 정의: 표준화 쟁점 및 변동 상황을 예측하여, 명세서의 상세 설명부에 다양한 실시예들을 반 영해둠으로써, 표준 변동 상황에 유연하게 대응 가능토록 하는 전략(향후 표준화 채택 가능성 이 있다고 판단되는 모든 표준화 아이템을 특허 명세서의 상세한 설명부에 기재) 적용 시점: 표준 및 R&D 초중기에 주로 적용(R&D 중후기에도 적용 가능), 표준안에 반영될 여지가 큰 사항들이 존재하거나, 표준안에서 변동될 가능성이 높은 항목들을 미리 예측 가능 한 경우 전략 적용 예시 25
- 26. 6. 표준 필수특허 설계 전략 정의: R&D 결과를 바탕으로 예상 표준 규격 구현시 필수적인 기술을 특허로 권리화하는 전 략 적용 시점: 표준 활동이 초중기이고 R&D 중후기에 주로 적용(표준화 중후기나 R&D 초중기 에도 적용 가능) 전략 적용 예시 26
- 27. 7. 표준 관련 특허망 구축 전략 정의: R&D 기술 결과로부터 얻어지는 노하우를 바탕으로 표준 기술 구현시 발생하는 예측 가능한 시나리오들을 권리화할 수 있는 다수의 특허를 출원하는 전략 적용 시점: 표준 초중기 및 R&D 중후기에 주로 적용, 기술적인 연구가 어느 정도 진행되어 상 용화시에 발생하는 시나리오에 대한 윤곽이 잡히는 경우 적용 예시 27
- 28. 8. 표준안 공백 분야 도출 전략 정의: 목표 표준안에서 필수 표준화 아이템임에도 불구하고 표준안에 명시되어 있지 않은 기 술분야를 파악하여 이를 권리화하는 전략 적용 시점: 표준 중후기 및 R&D 초중기에 주로 적용(R&D 중후기에도 적용 가능), 표준 문서 에서 다루는 내용이 상당부분 진행되거나 전체적인 윤곽이 잡혔을 때 전략 적용 예시 28
- 29. 9. 기출원 특허 권리범위 안정화 전략 정의: 표준 관련 기출원 특허들의 청구항 권리범위 분석을 실시하여, 최초 출원 이후 1년 이내 본 출원 또는 국외 출원 시에 기출원 특허의 권리범위 안정성을 검토함으로써 향후의 특허 등 록 가능성을 높이는 전략 적용 시점: 표준 중후기 및 R&D 초중기에 주로 적용, 기고 활동이 활발한 시기(WD 단계)에 출원된 기출원 특허들과 관련하여 최초 출원일로부터 1년 이내에 본 출원 또는 국외 출원이 가능한 시점 전략 적용 예시 29
- 30. 10. 표준 정합성 확보를 위한 특허 재설계 전략 정의: 표준화 진행에 따라 표준안 내용의 변경에 따른 기출원된 특허 청구범위가 매칭되지 않 거나 정합도가 떨어지는 경우 이에 따른 전략으로서, 변경된 표준안에 대한 정합도를 높이기 위하여 기출원 특허의 보정이나 재발행, 분할/연속출원 전략 적용 시점: 표준 중후기 및 R&D 중후기에 주로 적용, 표준 기술에 대한 기출원 특허를 보유하 고 있고 분석 결과 표준의 기술 진화 방향이 기출원 특허의 기술적 사상과 관련성이 높은 경 우, 또는 연구 개발을 통해 특허가 출원(혹은 긴급출원)되었고 표준이 완료단계거나 이미 공 지된 표준이 있는 경우 전략 적용 예시 30
- 31. 11. 특허 권리범위 보완 전략 정의: 기존 출원된 특허들의 권리범위가 표준에서 정의하고 있는 규격의 범위를 전부 커버하 고 있지 못하는 경우, 신규 출원, 우선권주장 출원, 보정 등의 방법으로 특허의 권리범위를 보 완하는 전략 적용 시점: 표준 중후기 및 R&D 중후기에 주로 적용(R&D 초중기에도 적용 가능) 전략 적용 예시 31
- 32. 12. 특허풀 대응 지분 확대 및 권리 유연성 확보 전략 정의: 타겟 표준기구의 특허풀이 만들어졌거나, 만들어질 계획에 있거나, 만들어질 가능성이 높은 경우, 특허풀의 로열티 분배기준에 따른 IPR 개수 확대를 통해 로열티 수익을 극대화하 고 특허등록 가능성을 높이기 위해 복수 개의 패밀리 특허를 만들어 심사청구를 달리하는 전 략 적용 시점: 표준 중후기 및 R&D 중후기에 주로 적용, 표준의 CD 단계 이전에 기출원된 특허 가 있어 표준 매칭이 가능한 경우 전략 적용 예시 32
- 33. 13. 종합 33
- 34. IV. 표준 특허 사례
- 35. 표준구현특허 전략 사례: Adobe사의 PDF 뷰어 PDF 포맷에 관한 표준 필수 특허를 무상 공개함으로써 독점배타적 지위를 포기하는 대신 PDF 에디터에 관한 표준 구현 특허를 확보하여 이익을 창출
- 36. 공백기술 발굴 전략 사례: 근거리 무선통신 전력 소비 최소화 표준, 기고문, 특허를 분석한 결과, 근거리 무선통신 표준화 기술의 요구 조건 및 공백기술로 전력 소비 최소화 발견 TV, 자동차 등 다른 기술분야에서 전력 소비를 위한 기술 참조하여 표준특허 아이디어 확보 공백기술 발굴
- 37. 시간 확보 전략 사례: 컬럼비아 대학의 MPEG-2 표준특허 (표준화활동 시작) 표준 핵심기술 선점을 위한 넓은 권리범위를 갖는 다수의 가출원(US) 진행 (작업안 WD 발효) 본격적인 표준개발이 진행되는 것을 확인 후 PCT 및 EP 출원 진행 (위원회안 CD 채택) 채택된 표준안을 바탕으로 보정(정합성 확보) 및 PCT 개별국 진입 (표준 IS 발행) 표준 발행과 더불어 기 출원된 특허들의 재발행 출원(US) 및 분할 출원(US 외) (IS 추가작업) 개별국 진입 특허들의 등록 및 설립된 특허풀 등재 추진
- 38. 참고문헌 국제표준화 쉽게 따라잡기, 한국표준협회, 2015.12. 사실상 국제표준 기본, 한국표준협회, 2012.05. 손안의 표준특허 매뉴얼, 특허청, 2012.10. 지식재산권의 손쉬운 이용, 특허청, 2012.09. 표준화 성공/실패 사례집, 한국표준협회, 2007 ETRI 표준특허 가이드북, ETRI, 2014.08. ICT 표준화 활동 가이드, 한국정보통신기술협회, 2009.09. ICT 표준화 활용 정석, 한국정보통신기술협회, 2015.11. 표준특허 길라잡이, 특허청, 2016.09. 38
- 39. THANK YOU For More Information 02-514-0104, shkim@BLT.kr